La tutela del marchio forte, il caso Joya

Il “marchio debole” è quello che, pur non essendo meramente descrittivo, presente un forte legame semantico tra segno e prodotto o servizio per cui è registrato e utilizzato. 

Invece si può definire “marchio forte” il segno che, da un punto di vista concettuale, non ha alcun legame con il prodotto/servizio che contraddistingue. 

La Sezione Specializzata con il provvedimento in esame ha confermato quest’ultima definizione, evidenziando che il marchio denominativo “Joya” del ricorrente – registrato per “Scarpe da strada, scarpe da esterno, scarpe da passeggio” – è un “marchio “forte” in ragione della dominanza di elementi che non integrano caratteri del prodotto contrassegnato ma, piuttosto, componenti di fantasia”. 

La diversa qualificazione tra “marchio forte” e “marchio debole” si riflette anche sul giudizio di somiglianza tra segni in conflitto e, come stabilito dalla Sezione Specializzata, tenuto conto del fatto che il marchio oggetto della controversia è considerato “forte” “deve essere apprestata una tutela che si estenda al “nucleo ideologico” che il segno esprime, con la conseguenza che costituisce illecito l’adozione di varianti e modificazioni, anche notevoli, del marchio de quo, quando esse lasciano sussistere l’identità sostanziale del tipo”. 

Applicando i principi di cui sopra e, tenuto conto del fatto che il segno contestato (“Joya Shoes”) è stato utilizzato su prodotti identici a quelli del ricorrente e riprende gli elementi distintivi e dominanti del marchio della ricorrente, la Sezione Specializzata ha accolto il ricorso dal momento che viene generato per il pubblico un “concreto rischio di confusione circa la provenienza dei beni dalla ricorrente, o, comunque, da un’impresa alla stessa legata da rapporti di natura contrattuale (in primo luogo da rapporti di licenza di marchio) dei prodotti contraffatti”.