Lo scorso 7 luglio il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sul ricorso (caso T-668/19) presentato da una società tedesca avverso la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’EUIPO che, confermando la decisione dell’esaminatore, aveva respinto, ai sensi dell’art. 7 (1) (b) Reg. 2017/1001, una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea perché il segno richiesto era privo di capacità distintiva.
Il caso si occupa di una delle categorie di marchi cosiddetti “non convenzionali” ossia: il marchio sonoro.
Pur essendo “non convenzionali” questi marchi sono soggetti al regime di requisiti applicabili ai marchi “tradizionali” (siano essi verbali, figurativi o figurativi con elementi verbali), tra cui, il requisito della capacità distintiva.
La mancanza di capacità distintiva è considerata, ai sensi dell’art. 7 (1) (b) Reg. 2017/1001, un impedimento assoluto alla registrazione.
- IL SUONO OGGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTAZIONE
Il segno oggetto della controversia è il segno sonoro che ricorda il suono che si produce all’apertura di una lattina di una bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi, la cui registrazione era stata richiesta per una lunga serie di prodotti delle classi: 6 (tra cui, Contenitori per il trasporto e il deposito in metallo) , 29 (tra cui, Prodotti lattiero-caseari), 30 (tra cui, bevande gassate a base di caffè, cacao o cioccolato), 32 (tra cui, Birra e bevande analcoliche) e 33 (tra cui, Bevande Alcoliche) della Classificazione di Nizza.
- LA DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO DELL’EUIPO
La Seconda Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione dell’esaminatore che ha ritenuto che il segno non superasse l’impedimento assoluto della carenza di capacità distintiva, posto che:
- i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi;
- per poter essere registrato come marchio, un suono deve avere una certa pregnanza o una capacità di essere riconosciuto, in modo da poter indicare ai consumatori l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi;
- il marchio richiesto consiste in un suono inerente all’uso dei prodotti di cui trattasi, cosicché il pubblico di riferimento percepirebbe detto marchio come un elemento funzionale e un’indicazione delle qualità dei prodotti di cui trattasi e non come un’indicazione della loro origine commerciale.
- LA SENTENZA DEL TRIBUNALE
Il Tribunale ha rigettato il ricorso della società tedesca che aveva richiesto la registrazione non condividendo, tra l’altro, l’argomentazione della ricorrente in relazione al fatto che il suono riprodotto dal marchio richiesto sarebbe “inusuale” soprattutto, ma non soltanto, per i prodotti che non contengono gas carbonico “in quanto i diversi elementi sonori che compongono il marchio richiesto si distinguono dal suono prodotto al momento dell’apertura di lattine di bevande gassate abitualmente rinvenibili sul mercato, cosicché il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’indicazione dell’origine commerciale di detti prodotti”.
In particolare, che il Tribunale ha evidenziato che:
- il suono che costituisce il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento funzionale dei prodotti, in quanto il suono dell’apertura della lattina ed il gorgoglio costituisce un’indicazione delle qualità di detti prodotti (indipendentemente dal fatto che siffatti prodotti contengano gas carbonico o meno) e non un’indicazione della loro origine commerciale, cosicché detto marchio sarebbe privo di carattere distintivo (§ 36 sentenza);
- il suono del gorgoglio delle bollicine sarà immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come richiamo a bevande (§ 42 sentenza);
- il silenzio e il suono del gorgoglio delle bollicine saranno percepiti dal pubblico di riferimento solo come una variante dei suoni abitualmente emessi da bevande al momento dell’apertura del loro contenitore, e non conferiscono quindi al marchio sonoro richiesto alcuna facoltà di identificazione tale da renderlo riconoscibile come marchio (§ 45 sentenza).
Essendo privo di capacità distintiva, il suono che, nelle intenzioni della società tedesca doveva assurgere a marchio, è stato ritenuto inidoneo ad esercitare la funzione essenziale del marchio, ossia consentire al pubblico di riferimento di identificare l’origine del prodotto e di distinguerli da quelli di un’altra impresa e quindi di fare, al momento di un acquisto successivo, la stessa scelta qualora l’esperienza si riveli positiva o di fare un’altra scelta qualora risulti negativa (§ 18 sentenza).
