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Ordinanza Tribunale di Milano – 17 febbraio 2021
Con l’ordinanza del 17 febbraio 2021, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano si è pronunciata sulla presunta contraffazione di due brevetti aventi ad oggetto dei cosiddetti “letti di arresto” per piste aeroportuali.
La ricorrente ha lamentato che le resistenti avrebbero offerto sul mercato un “letto di arresto” che riprodurrebbe la medesima soluzione tecnica oggetto dei diritti di privativa di cui è licenziataria.
È stata così disposta una consulenza tecnica d’ufficio, la quale – pur escludendo la sussistenza di una contraffazione letterale – ha riconosciuto che vi fosse contraffazione per equivalenza di alcune delle rivendicazioni dei due brevetti, sulla base del triple identity test.
La Sezione Specializzata ha condiviso le conclusioni del consulente, evidenziando la validità del triple identity test per l’accertamento della contraffazione, la quale – ad avviso della Sezione Specializzata – non deve essere esclusa quando i nuovi elementi (che hanno portato all’esclusione della contraffazione letterale) siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che (a) perseguano in sostanza la medesima funzione (b) in un modo sostanzialmente identico (c) al fine di conseguire il medesimo risultato.
La Sezione Specializzata ha dunque ribadito cosa debba intendersi per contraffazione per equivalente ai sensi dell’art. 52 c. 3-bis C.P.I., la quale ricorre quando la soluzione attuata dal contraffattore, pur formalmente autonoma rispetto a quella rinvenibile nelle rivendicazioni del brevetto azionato, si concretizzi nella medesima “idea inventiva” o “nucleo inventivo protetto”, ed invece non presenti carattere di originalità, non banalità né ripetitività nella prospettiva del tecnico medio.
Peraltro, la Sezione ha avuto cura di chiarire che al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, in quanto in tal caso l’invenzione, quando pure munita dei requisiti legali di novità intrinseca ed estrinseca, non autorizza l’utilizzazione di altra invenzione brevettata senza il consenso dei titolari di questa; e, di conseguenza, l’utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore, ancorché allo scopo di attuare o utilizzare un’invenzione originale, costituisce contraffazione del primo.
